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律师商标法律业务代理实务与技巧
主讲人:刘晓飞
      一、律师知识产权业务现状 

     1. 知识产权法律服务市场空间巨大,业务前景广阔 目前,国家鼓励自主创新,大众创业,万众创新,政策利好。比如,2015年9月5日,中关村科技园区管理委员会发布《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》,明确对专利、商标申报注册进行奖励和补助,并且力度很大。国家的政策利好使得我国专利和商标的申请量非常大。 我国知识产权保护力度不断加大,出现很多社会关注度极高的热点案件。比如微信、滴滴打车、乔丹、非诚勿扰、新百伦、IPAD、王老吉与加多宝等案件。 另外,知识产权法律服务业务量巨大。2015年,我国商标累计申请1840.27万件,累计注册1225.39万件,有效注册1034.39万件,实现“三个超千万”,全年受理商标注册申请287.6万件,比上一年增长25.85%,创历史新高,商标申请量持续快速上涨的态势仍然延续。诉讼案件方面,2015年北京法院审结知识产权案件24561件,同比增长25.4%。这个案件数量虽然相对于其他民商事和刑事案件较少,但能够从事知识产权法律服务的律师数量也很少。专利的情况也一样,我国申请量已经连续5年居世界首位。 最后,知识产权领域内,高素质专业人才远不能满足市场需求。知识产权律师知识面要求高,业务实操性要求高,积累周期长,专利要求技术背景。这些高要求导致优秀律师较少。但另一方面,知识产权法律共同体(法官、律师、当事人、学者)的业务素养很高,并且交流互动频繁、无障碍,执业环境很好。我曾经做过一些专利案件,没有技术背景感觉很吃力。所以,如果没有技术背景,在专利市场与专利代理人竞争会比较难,但商标和版权业务的空间还是很大的。 

     2. 律师在与专业代理人市场竞争中的机会和优势 2013年1月1日起,律师可以从事商标代理业务。相较于商标代理人,我们在综合性的法律知识和诉讼经验方面更具优势。 另外,目前代理人的诉讼资格也受到了不同程度的限制。行政诉讼法和民事诉讼法修订后增加了对公民代理的限制,导致没有律师资格的代理人不能代理知识产权诉讼。 专利案件比较特殊,强调技术背景,所以能代理的律师本来就少,并且法官也希望双方代理人律师能够精通和解决技术问题,所以让专利代理人代理诉讼是一个客观需求。因此,中国专利代理人协会就和最高院协调,推出了一个具有诉讼资格的专利代理人名单,通过社会团体推荐使专利代理人能够代理诉讼。 中华商标协会也试图照方抓药,搞行业协会推荐,但由于全国律协和北京律协反对的压力,一直没有成功。这对商标律师而言是一个红利和契机。 

     3. “互联网+”等新兴业态的挑战和应对 在知识产权领域,这些新兴公司有权大师、知果果、猪八戒等等。这些网站烧钱抢占市场,代理费用很低甚至免费。虽然申请量高,但是驳回率也很高,走的是赚流量、上广告的营利路线,对客户利益是没有用心考虑的。我有一个客户的一件商标注册法律程序走了11年,但是这些网站是不会如此考虑客户利益的。 法律服务具有较强人身依附性,对综合法律知识、业务经验要求较高。优质客户看重的是法律服务的综合性、专业性和稳定性,所以高端的法律服务永远是有市场的。我认为,“互联网+”的新兴模式对我们专业的律师应该是冲击不大的,但对于低附加值的商标代理公司,可能会造成比较大的冲击。 4. 商标业务在知识产权业务中的地位和机会 2014年,我国商标申请注册235.5万件,2015年287.6万件,增长25.85%。商标变更、续展、转让、使用许可合同备案近80万件。 对于商标评审案件,2014年商评委裁决11.6万件,提起行政诉讼7452件,比2013年增长324%;二审案件2015件2015年,共审结各类评审案件10.89万件,其中驳回复审案件9.07万件,复杂案件1.82万件。 对于商标授权确权行政诉讼,2015年,北京知识产权法院共受理各类知识产权案件8758件,审结各类知识产权案件5432件,商标案件占60%。所谓授权确权行政诉讼,就是不服商评委做出的商标注册与否的行政决定,起诉到知识产权法院形成的案件,这类案件走的是行政诉讼程序,解决的是民事争议。



     二、知识产权法院简介

     2014年11月,北京知识产权法院成立,同年12月广州知识产权法院、上海知识产权法院相继成立。按照审级设置,知识产权法院属于中级法院,既是初审法院,又是上诉法院;既审理民事案件,又审理行政案件。 

     1. 北上广三地知识产权法院承担的职能 北京知识产权法院集中管辖原由北京市第一、二、三中级人民法院管辖的知产民事和行政案件,以审理专利商标等行政授权确权案件为主(占全部案件的四分之三),兼顾审理二审民事案件及有驰名商标诉求的一审民事案件。 北京知产法院的涉外案件也比较多,占所有一审案件的四成。广州和上海知识产权法院则以审理民事侵权案件为主,前者侧重于专利民事案件,后者侧重于著作权民事案件,但都不审理专利商标行政授权确权案件。 

     2. 知识产权法院推行了大量有益的司法改革措施,建立符合司法规律、审判特点的工作机制 按照中央司法体制改革的精神,突出主审法官、合议庭的主体地位,努力实现“让审理者裁判,让裁判者负责”。知产法院实行主审法官员额制,谁是承办人谁当审判长。其审判团队是一个主审法官+一个法官助理+一个书记员,庭前的证据交换,总结争议焦点,包括判决书都是法官助理完成的,这也出于提高效率的考虑。 原则上取消了个案汇报制,建立专业咨询制。 逐步恢复院长、庭长的法官职能,逐步弱化行政管理职能。知产法院的院长和庭长本身都是非常优秀的知产法官,每年也都承办一定数量的案件。 推进诉讼繁简分流,改革诉讼文书体例。“简”,比如建立速审模式,走速审模式的案件都是当日立案,当日告知开庭日期,一般3个月内判决,效率很高。“繁”就是对于复杂的案子倾注更多的时间和精力处理,比如芮松艳法官主审的一个信息网络传播权的案子,判决书写得非常详尽,洋洋洒洒数十页,详细列举了有关的20多个在先判例,进行综合分析评判,像一篇高水平的论文。 建立案例指导制度。倡导法官树立判例意识,检索先例、参考先例、引用先例、创设案例。司法文书公开上网,知产案件做的事最好的,所以也有一个很好的基础。 此外,还设立了设立最高人民法院知识产权案例指导研究(北京)基地。 专利案件设立技术调查官,在中科院、大专院校、专利复审委等找一些具有技术背景的专家来协助调查案件事实。 这些改革措施都是贴合实际的有益的创新,值得肯定和关注的。



     三、《商标法》第三次修订的亮点

     1. 增加声音商标 比如新闻联播的开头曲,MOTO手机的开机声音,腾讯的QQ产品的一些登录、来信等提示前段时间也在申请声音商标。我国第一个声音商标是中国国际广播电台的开头曲。 声音商标只强调独创性是不行的,关键是大量使用证据的提供,要能够证明消费者可以通过该声音进行区分认知,才有可能获得注册。 

     2. 增加商标审查时限的规定 商标法修订前,商标注册审理周期很长,从提交申请到最后注册差不多要三年半,如果中间经过异议程序,再加三年半,如果有复审程序,再加三年半,时间冗长,有的商标整体程序走下来要超过10年了。这一点在国内外业界都广受诟病,所以在新法中加入了审查时限的规定。 

     3. 完善商标注册异议制度 商标注册提交申请并经审查通过,初审公告后会有3个月的异议期,目的是设立一个公众监督的程序。新法修订前异议周期很长,并且对异议主体和理由没有限制,导致了很多人别有用心恶意提出异议,利用异议审理周期长,对商标申请人进行敲诈。新法有针对性对此进行了改革。 一方面,增加异议主体资格和理由的限制,进行形式审查时如发现不符合主体要求直接就不予受理了。 另一方面,对于异议不成立的,商标直接核准注册,异议人不能像以前一样可以提出复审,不服的只能再走无效宣告程序;但异议成立的,被异议人可以提出不予注册复审。 之所以如此调整,其实根据统计,一般异议只有10%是成立的,赋予异议人提出复审的权利,就使得90%的人被拖着走程序,所以新法对异议人提出复审的权利也进行了限制。新法实行后,恶意异议大量减少了。 

     4. 驰名商标保护 过去,驰名商标被认为是金字招牌,尤其是三鹿奶粉事件风波后,质检总局的“中国名牌”和“产品免检”叫停,驰名商标需求更是水涨船高,灰色的东西也很多。 司法途径认定驰名商标,也乱相丛生。有鉴于此,最高院2009年出台了两个司法解释,对驰名商标审判制度进行了大刀阔斧的改革。一个司法解释是针对管辖权的,规定只有省会城市和计划单列市的中院可以认定驰名商标。另一个司法解释则是对驰名商标的法律适用标准进行了明确的规定。 新法修订后,禁止将驰名商标用于广告宣传,从源头上遏制了别有用心动机不纯的驰名商标认定,真正实现按需认定。现在,驰名商标认定较为规范,认定为驰名的商标也是大家有口皆碑的。 

     5. 禁止抢注他人商标 新商标法对恶意抢注的规制加大了力度。增加了“禁止与商标在先使用人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在的人抢注该商标”的规定。 为了制止违反诚信原则的恶意抢注,现在法院判决还创设了一个商品化权的概念,这主要是针对作品名称或者角色名称的。比如有人把“功夫熊猫”注册在玩具上,恶意是非常明显的,但没有办法对“功夫熊猫”这四个字主张著作权,所以一部分法院就创设了商品化权的概念。这在实践中是有争议的,但反应了目前司法实践中规制恶意抢注的法律和政策倾向。 

     6. 加强商标专用权保护 引入惩罚性赔偿。规定“恶意侵犯商标专用权情节严重的,可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者商标使用许可费的一到三倍的范围内确定赔偿数额。” 提高法定赔偿额度。知识产权损害赔偿额的确定基本上有原告损失、被告获利、法定赔偿三种方法。但中南财经政法大学曾经做了一个法院判决统计,发现近10年中的商标侵权赔偿,极少是按前两种方法确定赔偿额的,95%以上的案件都是法定赔偿。 究其原因,对于原告而言,前两种方法存在很大的举证困难,对于第一种方法,原告往往无法证明自己的损失是多少是由被告的侵权行为造成的;对于第二种,原告获取被告真实的财务数据极为困难。为了更好地保护商标专用权,新法增加了法定赔偿额度,由50万增加至300万。2015年北京知产法院审理的一审商标侵权案件中,目前的平均判赔额度大概超过80万元了,力度明显增大。 减轻了商标专用权人的举证负担,增加了有关文书提供令的规定。规定为确定赔偿数额,权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。 

     7. 规范商标代理活动 委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的,商标代理组织应当明确告知委托人。 商标代理组织知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于恶意抢注他人商标或者侵犯他人在先权利的,不得接受委托。 商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。之前大量存在商标代理机构利用自己的专业性,大量注册商标然后再售卖的情况,新法也对这种行为进行了规制。



     四、商标注册流程简介 

     商标注册,并不是一个商标注册后,在所有的商品上都可以得到保护。商标只有在申报注册的类别上才得到保护。商标注册要选定指定保护的商品或服务类别。 商品和服务分类,这是很专业的知识,一般人很少接触到。这里给大家简单介绍下,以便理解。 根据相同或者相近的功能、原料、消费群体、消费渠道,商品和服务分类总共分为45个类,注册一个类别就在一个类别内提供保护。 确定类别后,要在这一类别内进行相同或近似商标的查询检索。进行商标注册申请后,会获得一个电子回执,但拿到商标局的受理通知书要4-6个月的时间。商标局受理后,会对申请商标进行审查,审查时限为9个月。 一般而言,商标局的审查从三个方面出发:第一,是否违反商标法禁用禁注条款?第二,商标是否具有显著性?第三,是否存在冲突的在先商标?若任何一个方面存在问题,商标局将驳回申请商标,不服就进入驳回复审程序;若三方面都没有问题,会通过初审进行公告,公告期为3个月,公告期内可以对申请商标提出异议,可能会进入异议程序。 一个商标从申请到最终注册成功,如果一切顺利,最快需要12-13个月的时间。



     五、类似商品的判断 

     这个就涉及到具体的业务实操方面了。判定商标侵权要经历三步曲:第一,商品是否类似?第二,商标是否近似?第三,是否会造成最终混淆。三者要同时满足。但商品是否类似是基础,商品不类似,即使商标相同也没有问题。故商品类似的判定,无论在商标侵权案件,还是商标注册审查中,都是个基础问题,必须清楚。 目前,商标局、商评委和法院也基本上是按照商品分类表判断商品类似的,除非你有足够证据可以否定分类表的分类。 商品分类表将商品和服务分为45个大类,每大类中有不同的群组。原则上,同类且同组的商品构成类似商品,类别不同或者同类不同组,则原则上不判定为类似,除非每个群组下面的注释中有跨类交叉审查的特殊性规定。 第一个例外,交叉审查,比如第5类0502群组的“婴儿奶粉”,该群组下的注释中写道:“婴儿奶粉与第29类2907组牛奶,牛奶饮料(以牛奶为主),牛奶制品,奶粉,白朊牛奶,蛋白质牛奶类似”。所以我们在进行商品分类时,要注意群组下的注释中是否存在跨类交叉审查。 第二个例外,是举证突破商品分类表。如果能够举证证明两种商品在功能、用途、原材料等方面存在很大的关联性,会造成相关公众的混淆,就可以突破商品分类表。比如2501群组的服装和2507群组的鞋,以及30类的方便面、方便粉丝等,都可以从消费群体、生产渠道、销售渠道等方面举证证明属于类似商品,从而突破分类表的规定。



     六、商标审查 

     我前面已经提到了审查时需要考量的三个方面,这里展开详细介绍一下。 

     1. 禁用标志的审查:《商标法》第十条规定。 禁用系指不仅不能注册而且不能作为商标使用。 禁用标志包括:国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章、国际组织名称、旗帜及徽记、官方标志、质量检测标志等、带有民族歧视性的。县以上行政区划或者公众知晓的外国地名,不得作为商标; 带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志,如“国酒”、“名扬天下”(白酒),“极品”(矿泉水); 有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志,比如“七七”、“九一八”等等。 

     2. 商标显著特征的审查:《商标法》第十一条、第十二条规定。 比如商品的通用名称、图形、型号及直接表示商品的质量、原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志(包括文字、图形)。这些标志属于社会公共资源,不具备区别商品生产者及服务提供者的作用,禁止注册为商标。 广受关注的“微信”商标案,委有典型性,腾讯之所以很被动是因为对方商标注册得很早,若主张在先使用并有一定影响的商标,腾讯无法拿出充足的证据。但考虑到社会影响,法院决定对腾讯进行保护。一审法院通过“不良影响”条款处理,但这种方式一是明显违背法理,“微信”文字本身没有不良影响,另一方面如果判定为不良影响,也会造成腾讯自己都无法继续使用“微信”商标。二审法院则通过显著性条款处理,认为“微信”指微小的信息,注册在通讯等服务上直接表现了服务的内容和特点,不具备显著性,所以对方无法获得注册。但是,商标的显著性可以通过大量使用获得,这就使得腾讯通过提供大量使用证据能够获得“微信”商标的注册,巧妙地解决了这个问题。 

     3. 在先商标权利的审查 这一点是指审查在商标申请日前,是否存在他人在先申请或者注册的相同或者商标。



     七、商标专用权行使 

     1. 商标自核准公告之日起,权利人即取得商标专用权,商标权利可在核准注册的图样及核定使用的商品范围内行使。并有权在注册商标标识的右上角或者右下角标注注册标记。 

     2. 商标的使用,包括将商标用于商品或商品包装或容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标的使用人必须为商标的注册人或者被许可人,商标使用证据,需妥善予以保管,否则会在可能出现的连续三年不使用撤销程序中限于被动。 

     3. 注册人可通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标,同时应向商标局申请登记备案,未经备案不得对抗善意第三人。 

     4. 商标权利期限届满,可依法申请续展注册,每次续展后,商标专用期限仍以十年为限。申请续展注册,应于商标权期满前12个月或后6个月提出,如在后6个月提出,需要缴续展注册迟延费。 

     5. 商标注册人名称或者地址变更,应当及时向商标局对商标注册信息申请做相应变更,避免如出现商标被他人提出撤销或者其他重要事宜,商标局无法准确通知注册人。 以上是对商标法律业务前景和现状,以及商标注册和保护方面的一些原则和基本问题进行的介绍。